수상 도서
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많은 회사들이 특허와 관련하여 엄청난 비용을 사용하고 있는데, 기업의 경영자들은 이러한 비용의 실효성에 대해 항상 의문을 제기합니다. 특허책임자는 경영진을 상대로 이러한 비용의 효용성을 효과적으로 설득하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 중소기업·벤처기업의 경영자들은 특허가 중요하다는 것은 알고 있는데, 어느 시점에, 어떤 방식으로, 어느 정도의 금액을 특허비용으로 쓸 것인지 항상 주저하고 있습니다.
이 책에 많은 해답이 있습니다. 특허가 비즈니스적으로 어떤 의미를 지니는지, 기업 경영에서 어떤 역할을 해 왔는지 일본의 많은 기업의 예를 들어 명쾌하게 설명하고 있습니다. 특허권 취득은 결국 비즈니스의 성공을 위한 것이므로, 특허로 어떻게 비즈니스의 성공을 이룰 수 있는지 명확한 가이드라인을 제시합니다.
차 례
제1장 기술법무의 길라잡이
1 시장은 항상 왜곡되어 있다 3
2 기술법무의 길라잡이 7
3 지적재산과 법무를 결합하여 경계 없이 구사할 것 9
4 맺 음 말 13
제2장 지적재산 전략을 실현하다
제1 지적재산전략―이론편 17
1 서 론 17
2 이론의 개략적인 소개 18
(1) 제1이론: 필수특허 포트폴리오론 19
(2) 제2이론: 2축 마케팅 이론 20
(3) 제3이론: 지적재산권 경영정착 이론 21
(4) 제4이론: 기술의 일반화(commodity) 이론 22
3 필수특허 없이는 시장 참여는 불가능하다(필수특허 포트폴리오론=제1이론) 24
(1) 왜 ｢필수특허 없이는 시장 참여가 불가능하다｣인가 ―구체적인 사례 검토를 통하여― 26
(2) 신규 참여자가 시장에 참여하는 방법 29
(3) 소수의 필수특허 보유자 리스크 30
(4) 필수특허 보유자 간 소송의 비즈니스적 의의 31
(5) 기업이 장기간에 걸쳐 지적재산권 취득에 투자하는 비즈니스적 이유 33
(6) 지적재산권의 코스트와 리턴 35
(7) 필수특허 보유자의 분석 36
4 2축 마케팅이론을 구사하여 연구개발(R&D)에서 지적재산화로 나아가자(2축 마케팅이론 = 제2이론) 38
5 경영상의 과제를 해결하는 것이 지적재산 전략이다.(지적재산 경영정착 이론 = 제3이론) 44
(1) 정착의 필요성 44
(2) ｢정착｣이란 무엇인가 45
(3) 구체적인 검토 47
6 지적재산 전략이론을 이용한 컨설팅 사례 50
(1) 필수특허 취득 프로세스를 이용한 상담 50
(2) 필수특허 포트폴리오론(제1이론)을 이용한 사업 평가 53
7 지적재산이론의 적용 한계(기술의 일반화 이론 = 제4이론) 56
(1) 기술의 일반화란 56
(2) 기술의 일반화를 지표로 다양한 제품의 시장점유율을 분석하다 61
(3) 기술 일반화의 정도를 평가한다 63
(4) 일반화되기 쉬운 제품과 그렇지 않은 제품 69
(5) 연구개발과 사업화에 임할 때 기술의 일반화를 중요한 요소로 고려한다 73
(6) 기술 일반화가 시작된 경우의 사업 전략 74
(7) 기술 일반화 환경 아래에서 지적재산활동 수행방식 76
8 지적재산전략(이론)의 시행―IT서비스업계를 예로 78
(1) 게임업계에서의 특허전략 79
(2) 온라인 광고업계에서의 특허전략 89
(3) IT 서비스업에서의 특허전략 92
제2 지적재산 매니지먼트―사례연구편 94
1 들어가는 말 94
2 일상적 지적재산 매니지먼트 활동 95
(1) 연구·개발성과로부터 발명(기술적 사상의 창작)을 발굴한다 95
(2) 발굴한 발명에 대하여 특허출원을 할 것인가의 여부 결정(사업 비즈니스 모델과의 적합성·노하우로의 보호 여부) 105
(3) 특허출원할 것을 결정한 사안에 대하여 “권리행사에 강하게” 특허출원의 서류를 기재한다 126
(4) 권리취득 과정에서의 활동 142
(5) 부분 정리 143
3 해외사업전개를 겨냥한 외국으로의 특허출원·권리화와 관련한 지적재산 매니지먼트 활동 145
(1) 들어가는 말 145
(2) 총론―해외의 사업전략(비즈니스모델)과 지적재산전략의 융합 145
(3) 각론―해외에서의 특허출원, 특허 취득 시 유의점 147
제3장 이기다! 리걸 프랙티스
제1 실천적 계약서의 기안법 159
1 계약서란 무엇인가? 159
2 계약서의 작성·검토에 필요한 능력 162
3 소송에서 계약서의 중요성 164
4 계약서의 유무에 따른 구체적인 불이익 169
5 계약서의 검토는 왜 비전문가에게 맡겨서는 안 되는가 171
6 계약서의 작성방법 176
(1) 양식의 함정 176
(2) 사고 과정 177
(3) 맺 음 말 194
제2 특허라이선스 계약 196
1 들어가는 말 196
2 특허라이선스 계약상의 주된 법률관계 196
(1) 계약당사자(①)에 대하여 197
(2) 실시허락대상(②)에 대하여 208
(3) 실시권(③)에 대하여 211
3 특허라이선스 계약에서의 종속된 법률관계 213
(1) 스킴 조항 213
(2) 리스크헤지 조항 228
4 주된 법률관계가 복수인 경우 238
(1) 노하우 라이선스계약 238
(2) OEM 판매계약 249
(3) 독점적 특허라이선스 251
5 맺 음 말 259
제3 비밀유지계약 260
1 비밀유지계약의 의의 260
2 비밀유지계약에서의 주된 법률관계 261
(1) 비밀유지계약에서의 주된 의무 261
(2) 배경이 되는 비즈니스를 고려하여 비밀유지계약을 검토한다 263
(3) 대상정보의 범위 265
3 비밀유지계약에서 종속된 법률관계 268
(1) 스킴 조항 268
(2) 리스크헤지 조항 269
4 비밀유지계약을 체결했다고 안심해서는 안 된다 ① 271
5 비밀유지계약을 체결했다고 안심해서는 안 된다 ② 273
(1) 함부로 비밀정보를 수령하지 않을 것 275
(2) 비밀유지의무기간을 짧게 할 것 276
6 일반 조항 276
(1) 계약기간과 잔존기간 277
(2) 준거법과 재판관할 279
제4 공동개발계약 281
1 공동개발계약이란 281
2 공동개발계약에서 주된 법률관계 282
(1) 주된 법률관계 282
(2) 대상의 특정 283
(3) 분담범위의 특정 286
3 공동개발계약에서의 종속된 법률관계 287
(1) 스킴 조항 287
(2) 리스크헤지 조항 297
(3) 윈윈(WinWin) 조항에 대하여 303
제5 공동출원계약 309
1 공동출원계약이란 309
2 공동출원계약의 주된 법률관계 311
3 공동출원계약의 종속된 법률관계 313
(1) 스킴 조항 313
(2) 리스크헤지 조항 317
4 계약서의 양식 328
5 분쟁을 막는 계약실무 329
(1) 공동출원으로 해야 하는가? 329
(2) 공동출원을 할 때 공유자 지분비율의 결정방식에 대한 유의점 332
(3) 해외특허지분에 대한 유의점 334
6 그래도 분쟁이 생긴다면 335
제6 소프트웨어 라이선스 계약 336
1 소프트웨어 라이선스 계약이란 336
2 소프트웨어 라이선스 계약의 성립을 둘러싼 문제 337
(1) 패키지 소프트의 경우 338
(2) Web에서 소프트웨어를 다운로드할 경우 340
(3) 소프트웨어의 개발을 위탁하는 경우 342
3 소프트웨어 라이선스 계약에서의 주된 법률관계 342
(1) 주된 법률관계 342
(2) 소프트웨어 라이선스인가? 저작권의 양수인가? 343
(3) 소프트웨어 라이선스의 경우에 가능한 것 343
4 소프트웨어 라이선스 계약에서의 종속된 법률관계 345
(1) 스킴 조항 346
(2) 리스크헤지 조항 346
5 오픈소스 소프트웨어(Open Source Software, OSS)에 대하여 351
(1) 오픈소스 소프트웨어란 351
(2) 카피레프트(Copyleft) 조항 352
(3) 라이선스의 호환성 등 356
제7 소프트웨어 개발위탁계약 358
1 소프트웨어 개발위탁계약이란 358
2 소프트웨어 개발위탁계약에서의 주된 법률관계 359
3 계약서의 양식 361
4 소프트웨어 개발위탁계약에서의 종속된 법률관계 362
(1) 소프트웨어는 완성되어 있는가? 363
(2) 하자가 있는 경우에는 무엇을 요구할 수 있는가? 367
(3) 벤더는 소프트웨어의 부품을 재사용할 수 있는가? 372
(4) 손해배상조항 381
제4장 기술법무의 진수
[사례 1] 사내 지적재산 매니지먼트 체제를 정비한 예 388
[사례 2] 지적재산의 분석·컨설팅의 예 391
[사례 3] 공동개발한 회사에서 단독으로 출원된 특허를 되돌린 경우 396
[사례 4] 고객으로부터 특허침해의 염려가 제시된 예 403
[사례 5] 기간계(基幹系) 업무시스템 발주의 기획·제안 단계에서 서포트한 예 407
[사례 6] 빅데이터 활용 서비스의 프라이버시 문제를 리스크헤지한 예 412
• USLF의 차별화 416
맺 음 말 419
저 자 변호사법인 우치다·사메지마 법률사무소(http://www.uslf.jp/)
우치다·사메지마 법률사무소는, 엔지니어링·컨설팅·특허실무 등, 기술실무경험이 있는 변호사들로 구성된 법률사무소로서 일본에서도 몇 안 되는 특색 있는 법률사무소이다.
｢기술법무로 일본의 경쟁력 향상에 공헌한다｣라는 경영이념을 걸고, 법률론에 머물지 않고 비즈니스적인 견지에서 조언하는 것(기술법무)을 특기로 하며, 변호사의 과반수가 변리사 업무 경험을 갖고 있다.
역 자 한양특허법인
한양특허법인(대표변리사 김연수)은 1985년에 설립되어 국내외 고객들에게 지적재산권 전반에 관한 서비스를 제공해 오고 있다. 각자 자신의 전공분야에서 전문성 및 충분한 경험을 쌓은 총 34명의 프로페셔널(변리사, 변호사, 미국변호사, 중국변리사 포함)을 포함하여 총 130명의 임직원이 한국과 외국에서의 특허출원, 심판, 소송, 분쟁대응, 라이선스 컨설팅, 계약서 작성 등의 종합적인 IP서비스를 제공하고 있다. 자세한 사항은 한양특허법인 홈페이지 www. hanyanglaw.com을 참조.
이 책에 많은 해답이 있습니다. 특허가 비즈니스적으로 어떤 의미를 지니는지, 기업 경영에서 어떤 역할을 해 왔는지 일본의 많은 기업의 예를 들어 명쾌하게 설명하고 있습니다. 특허권 취득은 결국 비즈니스의 성공을 위한 것이므로, 특허로 어떻게 비즈니스의 성공을 이룰 수 있는지 명확한 가이드라인을 제시합니다.
차 례
제1장 기술법무의 길라잡이
1 시장은 항상 왜곡되어 있다 3
2 기술법무의 길라잡이 7
3 지적재산과 법무를 결합하여 경계 없이 구사할 것 9
4 맺 음 말 13
제2장 지적재산 전략을 실현하다
제1 지적재산전략―이론편 17
1 서 론 17
2 이론의 개략적인 소개 18
(1) 제1이론: 필수특허 포트폴리오론 19
(2) 제2이론: 2축 마케팅 이론 20
(3) 제3이론: 지적재산권 경영정착 이론 21
(4) 제4이론: 기술의 일반화(commodity) 이론 22
3 필수특허 없이는 시장 참여는 불가능하다(필수특허 포트폴리오론=제1이론) 24
(1) 왜 ｢필수특허 없이는 시장 참여가 불가능하다｣인가 ―구체적인 사례 검토를 통하여― 26
(2) 신규 참여자가 시장에 참여하는 방법 29
(3) 소수의 필수특허 보유자 리스크 30
(4) 필수특허 보유자 간 소송의 비즈니스적 의의 31
(5) 기업이 장기간에 걸쳐 지적재산권 취득에 투자하는 비즈니스적 이유 33
(6) 지적재산권의 코스트와 리턴 35
(7) 필수특허 보유자의 분석 36
4 2축 마케팅이론을 구사하여 연구개발(R&D)에서 지적재산화로 나아가자(2축 마케팅이론 = 제2이론) 38
5 경영상의 과제를 해결하는 것이 지적재산 전략이다.(지적재산 경영정착 이론 = 제3이론) 44
(1) 정착의 필요성 44
(2) ｢정착｣이란 무엇인가 45
(3) 구체적인 검토 47
6 지적재산 전략이론을 이용한 컨설팅 사례 50
(1) 필수특허 취득 프로세스를 이용한 상담 50
(2) 필수특허 포트폴리오론(제1이론)을 이용한 사업 평가 53
7 지적재산이론의 적용 한계(기술의 일반화 이론 = 제4이론) 56
(1) 기술의 일반화란 56
(2) 기술의 일반화를 지표로 다양한 제품의 시장점유율을 분석하다 61
(3) 기술 일반화의 정도를 평가한다 63
(4) 일반화되기 쉬운 제품과 그렇지 않은 제품 69
(5) 연구개발과 사업화에 임할 때 기술의 일반화를 중요한 요소로 고려한다 73
(6) 기술 일반화가 시작된 경우의 사업 전략 74
(7) 기술 일반화 환경 아래에서 지적재산활동 수행방식 76
8 지적재산전략(이론)의 시행―IT서비스업계를 예로 78
(1) 게임업계에서의 특허전략 79
(2) 온라인 광고업계에서의 특허전략 89
(3) IT 서비스업에서의 특허전략 92
제2 지적재산 매니지먼트―사례연구편 94
1 들어가는 말 94
2 일상적 지적재산 매니지먼트 활동 95
(1) 연구·개발성과로부터 발명(기술적 사상의 창작)을 발굴한다 95
(2) 발굴한 발명에 대하여 특허출원을 할 것인가의 여부 결정(사업 비즈니스 모델과의 적합성·노하우로의 보호 여부) 105
(3) 특허출원할 것을 결정한 사안에 대하여 “권리행사에 강하게” 특허출원의 서류를 기재한다 126
(4) 권리취득 과정에서의 활동 142
(5) 부분 정리 143
3 해외사업전개를 겨냥한 외국으로의 특허출원·권리화와 관련한 지적재산 매니지먼트 활동 145
(1) 들어가는 말 145
(2) 총론―해외의 사업전략(비즈니스모델)과 지적재산전략의 융합 145
(3) 각론―해외에서의 특허출원, 특허 취득 시 유의점 147
제3장 이기다! 리걸 프랙티스
제1 실천적 계약서의 기안법 159
1 계약서란 무엇인가? 159
2 계약서의 작성·검토에 필요한 능력 162
3 소송에서 계약서의 중요성 164
4 계약서의 유무에 따른 구체적인 불이익 169
5 계약서의 검토는 왜 비전문가에게 맡겨서는 안 되는가 171
6 계약서의 작성방법 176
(1) 양식의 함정 176
(2) 사고 과정 177
(3) 맺 음 말 194
제2 특허라이선스 계약 196
1 들어가는 말 196
2 특허라이선스 계약상의 주된 법률관계 196
(1) 계약당사자(①)에 대하여 197
(2) 실시허락대상(②)에 대하여 208
(3) 실시권(③)에 대하여 211
3 특허라이선스 계약에서의 종속된 법률관계 213
(1) 스킴 조항 213
(2) 리스크헤지 조항 228
4 주된 법률관계가 복수인 경우 238
(1) 노하우 라이선스계약 238
(2) OEM 판매계약 249
(3) 독점적 특허라이선스 251
5 맺 음 말 259
제3 비밀유지계약 260
1 비밀유지계약의 의의 260
2 비밀유지계약에서의 주된 법률관계 261
(1) 비밀유지계약에서의 주된 의무 261
(2) 배경이 되는 비즈니스를 고려하여 비밀유지계약을 검토한다 263
(3) 대상정보의 범위 265
3 비밀유지계약에서 종속된 법률관계 268
(1) 스킴 조항 268
(2) 리스크헤지 조항 269
4 비밀유지계약을 체결했다고 안심해서는 안 된다 ① 271
5 비밀유지계약을 체결했다고 안심해서는 안 된다 ② 273
(1) 함부로 비밀정보를 수령하지 않을 것 275
(2) 비밀유지의무기간을 짧게 할 것 276
6 일반 조항 276
(1) 계약기간과 잔존기간 277
(2) 준거법과 재판관할 279
제4 공동개발계약 281
1 공동개발계약이란 281
2 공동개발계약에서 주된 법률관계 282
(1) 주된 법률관계 282
(2) 대상의 특정 283
(3) 분담범위의 특정 286
3 공동개발계약에서의 종속된 법률관계 287
(1) 스킴 조항 287
(2) 리스크헤지 조항 297
(3) 윈윈(WinWin) 조항에 대하여 303
제5 공동출원계약 309
1 공동출원계약이란 309
2 공동출원계약의 주된 법률관계 311
3 공동출원계약의 종속된 법률관계 313
(1) 스킴 조항 313
(2) 리스크헤지 조항 317
4 계약서의 양식 328
5 분쟁을 막는 계약실무 329
(1) 공동출원으로 해야 하는가? 329
(2) 공동출원을 할 때 공유자 지분비율의 결정방식에 대한 유의점 332
(3) 해외특허지분에 대한 유의점 334
6 그래도 분쟁이 생긴다면 335
제6 소프트웨어 라이선스 계약 336
1 소프트웨어 라이선스 계약이란 336
2 소프트웨어 라이선스 계약의 성립을 둘러싼 문제 337
(1) 패키지 소프트의 경우 338
(2) Web에서 소프트웨어를 다운로드할 경우 340
(3) 소프트웨어의 개발을 위탁하는 경우 342
3 소프트웨어 라이선스 계약에서의 주된 법률관계 342
(1) 주된 법률관계 342
(2) 소프트웨어 라이선스인가? 저작권의 양수인가? 343
(3) 소프트웨어 라이선스의 경우에 가능한 것 343
4 소프트웨어 라이선스 계약에서의 종속된 법률관계 345
(1) 스킴 조항 346
(2) 리스크헤지 조항 346
5 오픈소스 소프트웨어(Open Source Software, OSS)에 대하여 351
(1) 오픈소스 소프트웨어란 351
(2) 카피레프트(Copyleft) 조항 352
(3) 라이선스의 호환성 등 356
제7 소프트웨어 개발위탁계약 358
1 소프트웨어 개발위탁계약이란 358
2 소프트웨어 개발위탁계약에서의 주된 법률관계 359
3 계약서의 양식 361
4 소프트웨어 개발위탁계약에서의 종속된 법률관계 362
(1) 소프트웨어는 완성되어 있는가? 363
(2) 하자가 있는 경우에는 무엇을 요구할 수 있는가? 367
(3) 벤더는 소프트웨어의 부품을 재사용할 수 있는가? 372
(4) 손해배상조항 381
제4장 기술법무의 진수
[사례 1] 사내 지적재산 매니지먼트 체제를 정비한 예 388
[사례 2] 지적재산의 분석·컨설팅의 예 391
[사례 3] 공동개발한 회사에서 단독으로 출원된 특허를 되돌린 경우 396
[사례 4] 고객으로부터 특허침해의 염려가 제시된 예 403
[사례 5] 기간계(基幹系) 업무시스템 발주의 기획·제안 단계에서 서포트한 예 407
[사례 6] 빅데이터 활용 서비스의 프라이버시 문제를 리스크헤지한 예 412
• USLF의 차별화 416
맺 음 말 419
저 자 변호사법인 우치다·사메지마 법률사무소(http://www.uslf.jp/)
우치다·사메지마 법률사무소는, 엔지니어링·컨설팅·특허실무 등, 기술실무경험이 있는 변호사들로 구성된 법률사무소로서 일본에서도 몇 안 되는 특색 있는 법률사무소이다.
｢기술법무로 일본의 경쟁력 향상에 공헌한다｣라는 경영이념을 걸고, 법률론에 머물지 않고 비즈니스적인 견지에서 조언하는 것(기술법무)을 특기로 하며, 변호사의 과반수가 변리사 업무 경험을 갖고 있다.
역 자 한양특허법인
한양특허법인(대표변리사 김연수)은 1985년에 설립되어 국내외 고객들에게 지적재산권 전반에 관한 서비스를 제공해 오고 있다. 각자 자신의 전공분야에서 전문성 및 충분한 경험을 쌓은 총 34명의 프로페셔널(변리사, 변호사, 미국변호사, 중국변리사 포함)을 포함하여 총 130명의 임직원이 한국과 외국에서의 특허출원, 심판, 소송, 분쟁대응, 라이선스 컨설팅, 계약서 작성 등의 종합적인 IP서비스를 제공하고 있다. 자세한 사항은 한양특허법인 홈페이지 www. hanyanglaw.com을 참조.
